侵犯商标权的赔偿,能不能同时适用惩罚性赔偿和法定赔偿呢?

合伙指南 | 作者:李立律师

这是李立律师博客和合伙指南公众号1198篇文字

侵犯商标权的赔偿,能不能同时适用惩罚性赔偿和法定赔偿呢?


追究商标权侵权责任,怎么计算和要求赔偿,这一直是实务中的一个重点,也是难点。

今天要介绍的这个判决,可能对此提供了更宽广的思路。

A公司与B公司之间进行了侵犯商标权纠纷的诉讼。

A公司一审败诉,向二审法院提起了上诉。

上诉理由中有一条是这样表述的:

原审判决赔偿的方式既适用了惩罚性赔偿又同时适用了法定赔偿,违法加重了A公司的赔偿责任;本案不应适用惩罚性赔偿,且一审法院适用惩罚性赔偿的计算依据和计算方式也是错误的。

关于侵犯商标权的赔偿计算,《中华人民共和国商标法》规定:

第六十三条 侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。

……

上述法律规定,粗粗拆分一下,赔偿计算标准有这么几类:

  1. 按实际损失确定;
  2. 按侵权所得确定;
  3. 参照该商标许可使用费的倍数合理确定;
  4. 惩罚性赔偿;
  5. 法定赔偿。

实践中,法院判决法定赔偿的情况比较多。原因是这类知识产权案件,往往在举证证明实际损失或者侵权所得方面比较困难。

这几年,惩罚性赔偿也开始多了起来。

但是,惩罚性赔偿并不是一种适用于所有商标侵权案件的赔偿计算方式,它只适用于“对恶意侵犯商标专用权,情节严重的”案件。

而且,根据前面引用的《商标法》,惩罚性赔偿是在条文的第1款中,是基于前3类计算标准之上的,它并不是基于第3款的法定赔偿数额。因此,本文开头提到的案件上诉人的上诉理由,似乎是成立的。

其实,一审判决同时适用了惩罚性赔偿和法定赔偿,却又不违反《商标法》的这条规定,原因是一审法官在计算赔偿数额时,“创新式”地将计算基数地范围拆分成了两个部分,分别以不同的标准来计算。

具体来说,就是拆分成了出口销售部分和境内销售部分。对于出口销售部分,可以计算侵权所得,然后在此基础上确定了惩罚性赔偿数额。而对境内销售部分,因无法确定实际损失、侵权所得和许可费,所以采用了法定赔偿的方式。判决书的原文摘录如下:

……

本案中赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定,但根据在案证据可查实的为A公司生产并出口的两笔订单金额,……侵权产品总金额为103,781美元,折合人民币662,332元,据此可确定其因出口的侵权行为所获得的部分利益。

惩罚性赔偿是相对于补偿性赔偿而言的。补偿性赔偿的目的是填补权利人实际损失。而惩罚性赔偿的目的不仅在于填补权利人实际损失,还在于通过责令侵权人支付高于甚至数倍高于实际损失或侵权获利的金额,加大对源头侵权、恶意侵权、重复侵权等具有严重恶劣情节侵权的打击力度,形成威慑从而阻吓侵权的发生。故惩罚性赔偿与补偿性赔偿具有倍比关系,后者是前者的计算基数。

基数固然重要,但机械认为只要基数的全部数额不能查明就不能适用惩罚性赔偿,将严重影响该制度功能的发挥,使恶性侵权者轻易逃避法律惩罚。据此本院认为,既然基数全部数额查明时可以适用惩罚性赔偿,举重以明轻,部分数额能够确定时也可就该部分适用惩罚性赔偿。故本案针对A公司向境外出口部分可适用惩罚性赔偿。

关于产品利润率,B公司提供了与A公司同样位于浙江省台州市的某公司的年报,其主营业务同样……,可作为参考基准。

根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第五条第三款规定,人民法院依法责令巨凯公司提供其掌握的与侵权行为相关的账簿、资料,A公司无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料的,人民法院可以参考B公司的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数。本案中,A公司认为其账簿属于商业秘密而拒绝提交,故本院采纳B公司所主张的利润率中位数29.25%计算A公司获利。

综上,确定本案惩罚性赔偿的计算基数为193,732.11元。综合考虑前述侵权情节,A公司主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素,本院按照上述确定的A公司就生产并出口境外的侵权获利193,732.11元的3倍适用惩罚性赔偿,确定其应承担的赔偿总额应当为填平性赔偿数额与惩罚性赔偿数额之和,即为基数的4倍共774,928.44元。

……

……本案中针对A公司在境内的侵权行为,权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定,本院综合考虑A公司在境内生产销售的情况、展会、网页、微信公众号宣传情况,结合前述侵权故意、侵权情节严重等因素,酌情确定A公司的宣传、境内销售等行为法定赔偿金额为100万元。

小结一下:对于同一部分侵权数额,根据商标法的规定,是不可能同时适用法定赔偿和惩罚性赔偿的;但是,同一侵权行为,但是侵权数额可以合理划分的,那就可部分数额适用法定赔偿、部分数额适用惩罚性赔偿。如此,在同一个案件里就会同时出现惩罚性赔偿和法定赔偿。

该案二审维持原判、驳回上诉。一审判决是由上海浦东新区人民法院作出的。

【本文作者:李立律师 擅长公司、股权、合伙等公司类法律实务,政府法律顾问,政府评定的优秀律师,1999年开始执业,办公地点上海市】
微信搜索“202369”添加微信好友,电邮202369@qq.com 仅供联络预约