聊民法典97:技术许可合同,老面孔新身份,从司法解释升为法律

合伙指南 | 作者:李立律师

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《聊民法典系列》是李立律师的读民法典笔记

聊民法典97:技术许可合同,老面孔新身份,从司法解释升为法律


第八百六十一条 委托开发或者合作开发完成的技术秘密成果的使用权、转让权以及收益的分配办法,由当事人约定;没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,在没有相同技术方案被授予专利权前,当事人均有使用和转让的权利。但是,委托开发的研究开发人不得在向委托人交付研究开发成果之前,将研究开发成果转让给第三人。

与《合同法》相关条款对照,多了“在没有相同技术方案被授予专利权前,”这个限制条件。这样语句更为严谨。

根据司法解释,“当事人均有使用和转让的权利”,包括当事人均有不经对方同意而自己使用或者以普通使用许可的方式许可他人使用技术秘密,并独占由此所获利益的权利。当事人一方将技术秘密成果的转让权让与他人,或者以独占或者排他使用许可的方式许可他人使用技术秘密,未经对方当事人同意或者追认的,应当认定该让与或者许可行为无效。

第三节 技术转让合同和技术许可合同

与《合同法》不同,《民法典》将技术许可合同这个类型从技术转让合同中抽离了出来,单独进行了法律规范。在《合同法》中,技术许可合同包含在技术转让合同的定义之内,因此适用技术转让合同的法律规定。在《民法典》中,这两类合同有不同的法律规范。

这个立法调整,从条文上看似变动较大,但是实质影响并不大,因为实践中本来就将这两类合同区分对待,并且这两类合同也不容易产生混淆。另外,事实上,早在2004年的《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》就已经有了这个内容。

第八百六十二条 技术转让合同是合法拥有技术的权利人,将现有特定的专利、专利申请、技术秘密的相关权利让与他人所订立的合同。

本条是《民法典》新增的条文,其中第一款是对技术转让合同的定义,第二款是对技术许可合同的定义,第三款是对这两类合同的补充说明。

关于技术转让合同的定义,本条第一款的内容,相对于《合同法》在文字上有所调整,以定义的方式呈现,但是在实质上没有变化。技术转让合同的标的,仍然是三类:专利权、专利申请权和技术秘密。

技术许可合同是合法拥有技术的权利人,将现有特定的专利、技术秘密的相关权利许可他人实施、使用所订立的合同。

本条第二款是技术许可合同的定义,合同的标的是两类:专利的相关权利、技术秘密的相关权利。

这个定义比《合同法》的规定有所拓展,直接引收了司法解释的规定。在《合同法 》中,技术许可合同仅规定了专利实施许可合同这一种类型。而在《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十二条中,就已经拓展了《合同法》中的关于技术许可合同的范围。

合同法第三百四十二条规定的“技术转让合同”,是指合法拥有技术的权利人,包括其他有权对外转让技术的人,将现有特定的专利、专利申请、技术秘密的相关权利让与他人,或者许可他人实施、使用所订立的合同。但就尚待研究开发的技术成果或者不涉及专利、专利申请或者技术秘密的知识、技术、经验和信息所订立的合同除外。

技术转让合同和技术许可合同中关于提供实施技术的专用设备、原材料或者提供有关的技术咨询、技术服务的约定,属于合同的组成部分。

本条第三款,也是借鉴了司法解释中的内容。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》中有规定:“……技术转让合同中关于让与人向受让人提供实施技术的专用设备、原材料或者提供有关的技术咨询、技术服务的约定,属于技术转让合同的组成部分。因此发生的纠纷,按照技术转让合同处理。”

司法解释中的这个规定,意在解决司法实践中遇到的法律事实认定问题。那些与技术转让合同直接相联系的技术咨询和技术服务,从理论上来说存在着可以解释为单独合同关系的可能性。司法解释从合理性以及便利性出发,选择将之解释为技术转让合同的有机组成部分。

第八百六十三条 技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让等合同。

技术许可合同包括专利实施许可、技术秘密使用许可等合同。

因为立法上将技术许可合同从技术转让合同中抽离出来,因此《民法典》本条中的规定,相对于《合同法》来说作了相应的调整。

技术转让合同和技术许可合同应当采用书面形式。

要求书面形式,这个没有立法变化。立法如此规定,是因为技术转让合同和技术许可合同的内容相对较为复杂。

第八百六十四条 技术转让合同和技术许可合同可以约定实施专利或者使用技术秘密的范围,但是不得限制技术竞争和技术发展。

相对于《合同法》,内容实质上没有变化,只是增加了技术许可合同而作了文字调整。

根据司法解释的规定,合同法第三百四十三条所称“实施专利或者使用技术秘密的范围”,包括实施专利或者使用技术秘密的期限、地域、方式以及接触技术秘密的人员等。当事人对实施专利或者使用技术秘密的期限没有约定或者约定不明确的,受让人实施专利或者使用技术秘密不受期限限制。

第八百六十五条 专利实施许可合同仅在该专利权的存续期限内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣告无效的,专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。

根据本条的规定,可推知专利权人有义务在专利实施许可合同存续期限内保证专利权的有效,否则应当就此承担违约赔偿责任。

第八百六十六条 专利实施许可合同的许可人应当按照约定许可被许可人实施专利,交付实施专利有关的技术资料,提供必要的技术指导。

《合同法》第三百四十五条 专利实施许可合同的让与人应当按照约定许可受让人实施专利,交付实施专利有关的技术资料,提供必要的技术指导。

相对于合同法的规定,《民法典》本条仅作了文字的调整,将“让与”改为了“许可”,以下条款也有此调整。无实质性变化。

本条是对专利实施许可合同许可人主要义务的规定。

第八百六十七条 专利实施许可合同的被许可人应当按照约定实施专利,不得许可约定以外的第三人实施该专利,并按照约定支付使用费。

与《合同法》相对照,无实质性变化。

本条是对专利实施许可合同被许可人主要义务的规定。

被许可人许可第三人实施该专利,属于违约行为。但是,追究被许可人这个违约行为,许可人需要承担举证责任,这是有一定难度的,因为并不是说与被许可人有关联的第三人实施了该专利,就可以证明是被许可人许可了第三人实施该专利。

前几年,上海法院有一个案件中,被告提起了一个反诉,其中有一个理由就是被许可人与他人设立了某公司,且有证据证明其生产与涉案专利相关的订单,故认为被许可人违反了独占实施许可的约定。法院最后对这一理由不认同,理由是“某公司作为独立的法人,其行为并不能与股东的行为混同,仅根据某公司有产生专利产品,尚不能证明被许可人存在许可行为。”

第八百六十八条 技术秘密转让合同的让与人和技术秘密使用许可合同的许可人应当按照约定提供技术资料,进行技术指导,保证技术的实用性、可靠性,承担保密义务。

前款规定的保密义务,不限制许可人申请专利,但是当事人另有约定的除外。

《民法典》本条的第二款是新增的立法内容,即在当事人没有特别约定的情况下,不能以保密义务为由限制许可人申请专利。

这是借鉴了司法解释中的内容。最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十九条规定,“合同法第三百四十七条规定技术秘密转让合同让与人承担的“保密义务”,不限制其申请专利,但当事人约定让与人不得申请专利的除外。……”

专利是以公开换法律保护,因此与技术秘密是有冲突的。因此,司法解释对此进行了明确,即不限制许可人申请专利将技术秘密公开化。客观上。假如许可人在技术秘密使用许可合同的履行期限内,申请了专利,将技术秘密公开了,根据司法解释的规定,那转换为专利实施许可合同,即“当事人之间就申请专利的技术成果所订立的许可使用合同,专利申请公开以前,适用技术秘密转让合同的有关规定;发明专利申请公开以后、授权以前,参照适用专利实施许可合同的有关规定;授权以后,原合同即为专利实施许可合同,适用专利实施许可合同的有关规定。人民法院不以当事人就已经申请专利但尚未授权的技术订立专利实施许可合同为由,认定合同无效。”

【本文作者:李立律师 】
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