聊民法典96:研发人取得专利,委托人不再享有法定的免费实施权

合伙指南 | 作者:李立律师

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《聊民法典系列》是李立律师的读民法典笔记

聊民法典96:研发人取得专利,委托人不再享有法定的免费实施权


第八百五十二条 委托开发合同的委托人应当按照约定支付研究开发经费和报酬,提供技术资料,提出研究开发要求,完成协作事项,接受研究开发成果。

相对《合同法》有修改,但我认为没有实质性的修改,更多的是对委托开发合同当事人义务的一种法律指引。

《合同法》第三百三十一条 委托开发合同的委托人应当按照约定支付研究开发经费和报酬;提供技术资料、原始数据;完成协作事项;接受研究开发成果。

《民法典》本条删除了“原始数据”,增加了“提出研究开发要求”。

本条在实践中经常被受托方作为违约抗辩的事由来使用。比如在委托开发合同履行的过程中,虽然开发方延迟交付开发成果,违反了委托开发合同约定的交付时间,但是,假如延迟的原因在于委托人没有依照本条的规定提供技术资料、提出研究开发要求或者没有完成协作事项所导致的,那么,受托开发方就没有责任。

特别常见的一种情形是委托人在委托开发合同开始履行后不断变更或新增开发要求,在这种情况下极容易造成研究开发工作量的反复和增加,随之而来的是很可能导致迟延交付,或者是对开发成果是否符合委托开发合同的要求产生争议。为了避免这样的争议,最好的方法仍然是在合同中要预留合同履行期限适当延长的弹性,研究开发要求变更或新增时,合同履行期限应当相应合理的延长。另外,在非紧急的状态下,在合同签署前应当尽量固化研究开发要求的所有细节,并在合同中一定程度上限制委托方随意变更或新增研究开发要求的权利。

第八百五十三条 委托开发合同的研究开发人应当按照约定制定和实施研究开发计划,合理使用研究开发经费,按期完成研究开发工作,交付研究开发成果,提供有关的技术资料和必要的技术指导,帮助委托人掌握研究开发成果。

交付研究开发成果,是委托开发合同的研究开发人最主要的合同义务。

本条与《合同法》相关条款内容相同,没有变化 。

第八百五十四条 委托开发合同的当事人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,应当承担违约责任。

《民法典》本条是将《合同法》第三百三十三条与第三百三十四条合并了起来。《合同法》将当事人区分为委托人和研究开发人分别规定了相同的违约责任。

第八百五十五条 合作开发合同的当事人应当按照约定进行投资,包括以技术进行投资,分工参与研究开发工作,协作配合研究开发工作。

共同投资是合作开发合同的重要特征,也是合作开发合同各方当事人的主要义务。合同当事人各方应当依照合同的约定投资。这里的投资,是指合作开发合同当事人以资金、设备、材料、场地、试验条件、技术情报资料、专利权、技术秘密成果等方式对研究开发项目所作的投入。采取资金以外的形式进行投资的,应当折算成相应的金额,明确当事人在投资中所占的比例。

技术开发合同当事人一方仅提供资金、设备、材料等物质条件或者承担辅助协作事项,另一方进行研究开发工作的,属于委托开发合同。

“分工参与研究开发工作”,包括当事人按照约定的计划和分工,共同或者分别承担设计、工艺、试验、试制等工作。

“以技术进行投资”,要注意确定技术所有权,并且要经过评估或双方商议后确定技术的价格。

第八百五十六条 合作开发合同的当事人违反约定造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,应当承担违约责任。

第八百五十七条 作为技术开发合同标的的技术已经由他人公开,致使技术开发合同的履行没有意义的,当事人可以解除合同。

“技术已经由他人公开”,没有明确的法律或司法解释的细化说明。我个人认为,可以参照专利法中的“现有技术”的定义来来进行判断。

根据专利法第二十二条第五款的规定,现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。现有技术包括在申请日(有优先权的,指优先权日)以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。

现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的技术内容。换句话说,现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态,并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容。应当注意,处于保密状态的技术内容不属于现有技术。所谓保密状态,不仅包括受保密规定或协议约束的情形,还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形,即默契保密的情形。然而,如果负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘密,导致技术内容公开,使公众能够得知这些技术,这些技术也就构成了现有技术的一部分。

第八百五十八条 技术开发合同履行过程中,因出现无法克服的技术困难,致使研究开发失败或者部分失败的,该风险由当事人约定;没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,风险由当事人合理分担。

当事人一方发现前款规定的可能致使研究开发失败或者部分失败的情形时,应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失;没有及时通知并采取适当措施,致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担责任。

相对于《合同法》相关条文,《民法典》本条有细微语言调整,但没有实质上的修改。

这是技术开发合同特有的一种风险,即存在着技术客观上无法开发出来的风险,这是一种技术探索本身自有的一种风险。

“因出现无法克服的技术困难,致使研究开发失败或者部分失败的”,无明细司法解释,就个案具体而定,但通常来说会以现有通常标准的技术发展水平作为参考线来进行判断,强调的是这种技术困难是在相关技术领域中带有普遍性的,而并不包括因为开发方技术能力低下导致的技术困难。

第八百五十九条 委托开发完成的发明创造,除法律另有规定或者当事人另有约定外,申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的,委托人可以依法实施该专利。

研究开发人转让专利申请权的,委托人享有以同等条件优先受让的权利。

相对于《合同法》,《民法典》本条有一个较为重大的修改,将《合同法》条文中的“研究开发人取得专利权的,委托人可以免费实施该专利。”修改为“研究开发人取得专利权的,委托人可以依法实施该专利。”

这个立法修改,意味着委托人是否可以实施该专利以及是否免费等事宜,《民法典》都不再做强制性的规定,也没有指导性的倾向性规定,而是将这方面的决定权交到两个方面去:一是由委托开发合同当事人自行约定,二是由其他法律法规来另行规定。

目前,尚没有其他法律法规专门对此进行规定。因此,为了妥善安排委托开发合同履行,建议在委托开发合同中要对这个事项予以明确约定。假如在合同中约定申请专利的权利属于委托人,那么就不用再涉及委托人以何种费用可实施该专利的问题。假如在合同中约定申请专利的权利属于研究开发人,那么应当对委托人实施该专利的期限、范围、费用以及是否具有排它性等事项进行具体明细的规定,包括研究开发人转让专利申请权时,保证委托人享有以同等条件优先受让的权利的必要程序性的要求。

第八百六十条 合作开发完成的发明创造,申请专利的权利属于合作开发的当事人共有;当事人一方转让其共有的专利申请权的,其他各方享有以同等条件优先受让的权利。但是,当事人另有约定的除外。

本条与《合同法》相关条文对照,无实质性修改。

“但是,当事人另有约定的除外。”,这一规定表明,关于合作开发完成的发明创造的申请专利的权利以及转让专利时的优先受让权的事宜,仍然是以合作开发技术合同当事人的自由意志为先。有约定的,直接按照合同约定进行处理。本条第一款但书之前的规定,仅适用于双方对此没有特别约定的情况。实务情况是,大部分这类合同对此内容都会有特别的约定。

在合作开发的当事人共有专利权的情况下,《最高人民法院关于印发全国法院知识产权审判工作会议关于审理技术合同纠纷案件若干问题的纪要的通知(法【2001】84号)》中有规定,“……委托开发或者合作开发完成的技术成果所获得的专利权为当事人共有的,实施该专利的方式和利益分配办法,由当事人约定。当事人没有约定或者约定不明确,依照合同法第六十一条的规定不能达成补充协议的,当事人均享有自己实施该专利的权利,由此所获得的利益归实施人。当事人不具备独立实施专利的条件,以普通实施许可的方式许可一个法人或者其他组织实施该专利,或者与一个法人、其他组织或者自然人合作实施该专利或者通过技术入股与之联营实施该专利,可以视为当事人自己实施专利。”

合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的,除当事人另有约定外,可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的,放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。

“另一方单独申请”,是指合作开发当事人仅有2人的情形下。3人以上的,按“由其他各方共同申请”处理。

合作开发的当事人一方不同意申请专利的,另一方或者其他各方不得申请专利。

包括本条第2款的情形也适用在内,即一方声明放弃其共有的专利申请权的,其他各方中某一方当事人不同意申请专利的,也不得申请专利。

【本文作者:李立律师,公司法律顾问型律师,擅长合伙与股权实务】
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